Négociation de licence - Pôle PSL Innovation

Négociation d'une licence d'exploitation

La négociation de licence est le processus de contractualisation qui formalise le transfert de technologie ou de connaissance auprès d'une entreprise (entreprise existante ou start-up).
Le contrat de licence confère des droits d’exploitation d’une technologie selon un périmètre défini (territoire, domaine d'exploitation, exclusivité, non exclusivité, conditions financières, durée, etc.).

Pourquoi une licence ?

Sans licence, la propriété intellectuelle issue d’un laboratoire de recherche ne peut pas être exploitée commercialement. La licence est donc un outil juridique puissant et incontournable pour mettre sur le marché les produits et services issus de la technologie / du savoir-faire et éviter d'être contrefacteur pour l'entreprise. Une pré-version de ce contrat de licence est souvent appelée "Term Sheet" : c'est un document court synthétisant les principaux accords obtenus à l’issue d’un premier tour de négociation entre l'entreprise et l'OTT. Ce document ne constitue pas un engagement ferme et irrévocable.

Pour les start-up

Dans le cas particulier des start-up qui se créent autour de la technologie licenciée, la licence permet à l'entreprise de développer son activité économique et impacte son potentiel de valeur de manière significative. Elle est un élément de préoccupation et de mobilisation central tant des OTT que des investisseurs actuels et futurs. Au regard de l’importance de la négociation de licence pour le projet d’entreprise, il est fondamental que les futurs CEO soient armés pour l’aborder. Il s’agit d’une réelle négociation commerciale, qui varie en fonction de l’activité, de la technologie concédée, du modèle économique et du potentiel de développement de chaque start-up en création.

A quoi peut ressembler une licence ?

Découvrez ici un exemple de licence avec des explications : Licence expliquée issu d'un support à visé pédagogique du Réseau Curie ainsi que du cabinet d'avocat Careel.
NB : Le présent document est uniquement à usage d’information et n’a pas vocation à servir de support juridique.

Quelles sont les différentes modalités financières de rémunération du transfert de technologie ?

Upfront : Le versement d’une somme à la signature du contrat de licence qui pourra être convertie en partie ou entièrement en prise de parts (directement, ou via des mécanismes tels que les obligations convertibles).
Prise de participation au capital de la start-up : Il est fréquent que la structure de valorisation prenne des parts au capital de la start-up en contrepartie du transfert de technologie. Cette prise de participation peut également venir en contrepartie d’un programme d’incubation ou d’accompagnement dans la création de la start-up.
Milestones : Le versement est séparé en plusieurs forfaits, qui sont débloqués et versés lors de l’atteinte par la start-up de certains objectifs (levée de fonds, passage phase de développement technique ou règlementaire, mise sur le marché, montant de chiffre d’affaires, etc.).
Redevance : On parle aussi de royalties dans le cadre des négociations. Les deux termes désignent le versement à échéance régulière (en général annuelle) d’un pourcentage des ventes nettes utilisant la technologie (dépendant de la filière industrielle concernée).
- Minima : Fixation d’un montant minimum qui devra être versé en rétribution de l’utilisation de la licence, que la start-up se développe ou non.
Frais de propriété intellectuelle : En parallèle des frais de licence, une pratique commune dans ces négociations est de demander à la start-up de prendre en charge les frais de propriété intellectuelle (établissement, suivi, maintien et extension de brevets par exemple). Il est à noter qu’il peut être difficile pour la start-up d’assumer cette charge dès le départ de son activité ; il peut être prévu que ces frais soient pris en charge, puis remboursés lors des premières levées de fonds.

Quelles étapes pour une négociation de licence ?

Comment s'y préparer ?

Téléchargez le guide de bonnes pratiques pour la négociation de licence !

Ce guide, du Ministère chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, constitue une première étape pour faciliter le transfert des résultats de la recherche vers le monde économique, en posant un cadre clair, juste et compréhensible. Il s’inscrit dans une démarche de transparence et de pédagogie, afin d’instaurer un dialogue constructif entre chercheurs, établissements, acteurs du transfert et investisseurs, et de favoriser l’émergence d’innovations à fort impact.
Vous trouverez notamment, en page 14, un aperçu des fourchettes des conditions financières usuelles des licences d'exploitation qui sont le fruit d’une concertation avec les universités & ONR, leurs filiales de valorisation et d’investisseurs deeptech afin de fournir un cadre structurant et équilibré pour les négociations.